2025년 제14회 변호사시험 지적재산권법 전문가 해설
甲은 평소 발명에 대한 관심을 많이 가지던 중, 창의 발명대회 ‘흑백(黑白) 발명가’가 열리는 것을 알게 되었다. 대회 참여를 고민하던 甲은 요리에 관심이 많은 어머니 乙에게 요리 도구에서 불편한 점이 무엇인지 물어보았고, “냄비의 온도가 어느 정도인지 알기가 어려워 냄비 손잡이를 다른 장비 없이 맨손으로 바로 잡아도 되는지가 항상 걱정이다.”라는 말을 들었다. 이에 甲은 냄비 손잡이에 내부 온도를 자동으로 표시해 주는 장치에 대한 발명을 생각해 내고 이를 토대로 발명대회에 나가 우수상을 받았다. 발명대회에서 입상한 발명은 공개가 되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태가 되었다. 이후 甲은 대회 수상에 그치지 않고 실제 특허 출원 및 등록을 받고자 하는 생각을 하게 되었다. 이에 ‘외부에 자동으로 내부 온도를 표시해 주는 냄비 발명(이하‘발명 X’라 함)’을 완성하였다.
1. ｢특허법｣은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지며, 2명 이상이 공동으로 발명하였으면 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다고 규정한다. ｢특허법｣에 따르면 甲이 발명자가 될 수 있는지, 아이디어를 제공한 乙도 발명자에 해당하는지에 대하여 설명하시오. (20점)
2. 甲은 자신이 직접 발명 X에 대한 권리를 가지기보다 관련 분야에서 사업을 하고 있는 삼촌 丙에게 이 권리를 양도하고자 한다. 특허를 받을 수 있는 자에 대해 설명하고 ｢특허법｣ 제37조에 따라 발명 X에 대해 甲이 발명 완성과 동시에 가지게 되는 권리의 성질 및 동 법 제38조에 따른 이 권리의 양도 요건에 관해 설명하시오(甲이 발명 X에 대한 단독 발명자임을 전제로 한다). (20점)
3. 2.와 관련하여 丙이 발명 X에 대해 특허를 출원하게 되면, 甲이 해당 발명을 창의 발명대회에서 공개한 것으로 인해 ｢특허법｣상 신규성 위반 또는 신규성 상실 예외에 해당하게 되는지 설명하시오. (20점)
4. 丙이 발명 X를 출원하여 특허 등록을 받은 이후, 丁이 ‘외부에 자동으로 내부 온도를 표시해 주는 에어 프라이어 제품(이하 ‘제품 Y’라 함)’을 시판하였다. 제품 Y에는 발명 X의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합 관계가 그대로 포함되어 있어 丙의 특허권을 침해하였다. 丙이 丁에 대하여 어떠한 조치를 취할 수 있는지 설명하시오. (20점)
I. 설문1 - 발명자 확정 (20점)
1. 발명자의 의의
‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말하는바(法2조1호), 발명자는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 의미한다.
2. 발명자의 판단기준
① 판례는 “발명자에 해당하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.”고 판시하였다.1)
② 판례는 “공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 한다.”고 하였다.
3. 설문의 해결
(1) 甲이 발명자에 해당하는지 여부 (적극)
甲은 종래 냄비의 문제점(기술적 과제)인 ‘냄비의 온도가 어느 정도인지 알기가 어려워 냄비 손잡이를 다른 장비 없이 맨손으로 바로 잡기 어려운 점’을 해결하고자 ‘냄비 손잡이에 내부 온도를 자동으로 표시해 주는 장치’를 생각해냈고, 이후 ‘외부에 자동으로 내부 온도를 표시해 주는 냄비 발명’을 완성하였다. 이는 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시한 후 구체화한 것으로서 甲은 발명자에 해당한다.
(2) 乙이 발명자에 해당하는지 여부 (소극)
乙은 단순히 ‘냄비의 온도가 어느 정도인지 알기가 어려워 냄비 손잡이를 다른 장비 없이 맨손으로 바로 잡기 어려운 점’이라는 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공한 것에 불과하므로 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 없다. 따라서 발명자에 해당하지 않는다.
II. 설문2 - 특허를 받을 수 있는 권리 (20점)
1. 특허를 받을 수 있는 자
(1) 특허를 받을 수 있는 자
발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 특허청 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다(法33①).
(2) 사안의 경우
① 사안에서 발명자 甲에게 특허를 받을 수 있는 권리가 원시적으로 귀속되므로, 甲이 특허를 받을 수 있는 자에 해당한다.
② 만악 甲이 丙에게 발명 X에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 경우, 丙은 권리의 승계인으로서 丙이 특허를 받을 수 있는 자가 된다.
2. 특허를 받을 수 있는 권리의 법적성질
(1) 법적성질
특허를 받을 수 있는 권리의 본질에 대해 국가를 상대로 특허부여를 청구할 수 있는 권리라는 공권설과, 발명자에게 부여되는 재산권이라는 사권설이 있지만, 현재는 양자의 성격을 모두 가진다고 보는 병존설이 주류를 이루고 있다.
(2) 적극적 효력
1) 사용
명문의 규정은 없으나, 발명자 또는 승계인은 발명이 특허를 받을 수 있는지 여부와는 관계없이 자신의 발명을 직접 실시할 수 있다.
2) 실시허락
명문의 규정은 없으나, 발명은 완성 이후에는 특허등록 전에도 실시계약의 대상이 될 수 있다.
3) 양도
특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다(法37①). 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(法37③).
4) 질권설정 불가
특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다(法37②). 이는 특허를 받을 수 있는 권리는 불완전한 권리이며, 질권실행으로 인한 신규성 상실의 위험이 있는 등을 그 이유로 한다.
(2) 소극적 효력
1) 실시금지효
① 현행법 상 특허를 받을 수 있는 권리는 아무런 대세적 권리가 아니므로, 제3자가 대상 발명을 실시하더라도 그 자체로 불법행위를 구성하거나 그에 대하여 금지청구권을 행사할 수 없다. 그러나, 특허출원이 공개된 이후에는 설정등록을 조건으로 보상금 청구권(法65)을 위한 경고를 하여 실시금지를 할 수 있다.
② 손해배상과 관련하여 판례는 특허를 받을 수 있는 권리가 침해된 경우 제128조를 유추적용할 수 없다고 하였다.2)
2) 등록배제효
특허출원 후 출원공개 된 경우 선출원의 지위(法36), 공지기술의 지위(法29①각호, 29②), 확대된 선출원의 지위(法29③)에 의하여 타인의 등록을 배제시킬 수 있다.
3. 권리의 양도요건
(1) 출원 전 승계
특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(法38①). 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있으면 특허출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다(法38②③). 협의제, 협의명령에도 불구하고 협의가 성립하지 아니하면 그 신고는 효력이 발생하지 않는다(法38⑦). 따라서 양 승계인의 출원은 모두 무권리자 출원이 된다.
(2) 출원 후 승계
특허출원 후에는 특허청에 특허출원인 변경신고를 하여야 효력이 발생하나, 상속, 그 밖의 일반 승계의 경우에는 그러하지 아니하다(法38④). 다만 상속, 그 밖의 일반 승계의 경우 승계인은 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다(法38⑤). 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다(法38⑥). 협의제, 협의명령에도 불구하고 협의가 성립하지 아니하면 그 신고는 효력이 발생하지 않는다(法38⑦). 따라서 출원인은 승계 전 출원인으로 유지된다.
III. 설문3 - 신규성 및 공지예외주장 (20점)
1. 발명 X가 공지되었는지 (적극)
(1) 신규성의 의의
특허출원 전 공지된 발명에 대해서는 특허를 받을 수 없다(法29①). 자유기술에 대하여 독점 배타권을 인정할 수 없기 때문이다.
(2) 공지
판례는 “공지라 함은 어느 발명이 비밀유지의무를 부담하고 있지 않은 불특정인에 알려지거나 그 불특정인이 알 수 있는 상태에 놓인 것을 말하며, 공연실시라 함은 발명의 내용이 비밀유지약정의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다.”고 판시하였다.3)
(3) 사안의 경우
발명대회에서 입상한 甲의 발명은 공개가 되어 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태가 되었으므로 공지가 되었는바, 신규성을 상실하였다.
2. 공지예외주장
(1) 의의
공지예외주장이란 권리자의 발명이 특허출원 전에 이미 공지되었다 하더라도 특허요건 판단시 공지가 되지 아니한 것으로 보는 제도이다(法30). 자기공지로 인하여 특허를 받지 못하게 되는 것은 너무 가혹하기 때문이다.
(2) 권리자에 의해 공지된 경우 요건 및 절차
① i) 출원 전 권리자에 의한 공지가 있을 것(法30①1), ii) 최초 공지일로부터 12개월 이내에 특허출원을 할 것, iii) 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다(法30②).
② 보완수수료를 납부한 경우에는 i) 보정가능기간, ii) 특허결정 등의 등본을 송달받은 날로부터 3월 또는 설정등록일 중 더 빠른 날까지 공지예외주장의 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다(法30③).
(3) 효과
공지예외적용이 인정되는 경우, 특허출원된 발명은 공지예외적용사유에 해당하는 공지기술로부터 신규성 또는 진보성을 판단하지 않는다. 다만, 출원일이 소급되는 것은 아니다.
(4) 사안의 경우
① 甲이 자신의 발명 X를 창의 발명대회에서 공개한 것은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 공개된 것으로 볼 수 있다.
② 丙은 甲으로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인으로서, 甲이 한 공개행위에 대하여 의사에 의한 공지임을 주장할 수 있다.4)
③ 따라서 丙이 발명의 공개일로부터 1년 이내에 출원한 경우 제30조 제1항 제1호에 따른 공지예외주장을 할 수 있고, 출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 보완가능기간에 이를 보완할 수 있다.
④ 공지예외주장이 적법한 경우 甲의 공지는 제외하고 신규성 및 진보성을 판단하게 된다. 따라서 丙의 출원발명은 신규성을 충족하게 된다.
IV. 설문4 - 침해에 대한 조치 (20점)
1. 문제의 소재
丁의 제품 Y에는 발명 X의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합 관계가 그대로 포함되어 있어 丙의 특허권을 침해(문언침해)하였다. 이에 丙이 취할 수 있는 조치를 민사상 조치, 형사상 조치, 특허심판으로 나누어서 살펴본다.
2. 민·형사상 조치
(1) 경고장 발송
丙은 丁에게 침해행위를 중지할 것을 요구하는 경고장을 발송할 수 있다. 이러한 경고는 민·형사상 조치를 취함에 있어서 고의를 입증하는 유력한 증거로 활용될 수 있다.
(2) 민사상 조치
1) 침해금지청구 및 가처분
① 특허권자 丙은 자기의 권리를 침해하는 丁에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 이 경우 丙은 침해를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 함께 청구할 수 있다(法126).
② 신속하게 침해행위를 금지할 필요가 있는 경우 침해금지청구권을 피보전채권으로 하여 침해금지가처분을 신청할 수 있다.
2) 손배해상청구
특허권자 丙은 고의 또는 과실로 자기의 특허권을 침해한 丁에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있고, 丁의 침해가 고의에 해당하는 경우에는 최대 5배 징벌적 손해배상을 청구할 수 있다(法128). 한편 丁의 침해에 대한 과실은 추정된다(法130).
3) 부당이득반환청구
통설은 특허침해의 경우 손해배상청구권 외에 부당이득반환청구권도 인정하고 있어 丙은 丁이 침해로 얻은 이익에 대해 부당이득반환청구권을 행사할 수 있다(민법 제741조). 부당이득반환청구권은 고의·과실을 요구하지 않으며, 단기 소멸시효의 적용이 없다는 실익이 있다.
4) 신용회복청구
특허권자 丙은 丁의 침해로 인해 업무상 신용이 실추되었음을 이유로 법원에 신용회복청구를 할 수 있다(法131).
(3) 형사상 조치
丁이 고의로 침해를 한 경우 丁은 침해죄(法225)로서 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하게 된다. 침해죄에 해당하는 경우 법원은 발명 Y를 몰수하거나 丙의 청구에 따라 丙에게 교부할 것을 선고할 수 있다(法231①). 丙은 물건 Y를 교부받은 경우 Y의 가액을 초과하는 손해의 액에 한하여 손해배상을 청구할 수 있다(法231②).
3. 권리범위확인심판
특허권자 또는 전용실시권자는 자신의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다(135①). 권리범위확인심판의 확정된 심결은 비록 침해소송에서 기속력은 없으나, 침해소송에서 유력한 증거자료가 된다.
각주)-------------------------------
1) 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705,67712 판결
2) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370 판결
3) 대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결
4) ｢공개자｣가 ｢특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자｣임을 증명하여야 한다. 공개자가 출원인이나 발명자와 상이한 경우에는 발명의 공개 시에 공개자가 ｢특허를 받을 수 있는 권리｣의 정당한 승계인이라는 사실 또는 ｢특허를 받을 수 있는 권리｣의 정당한 승계인으로부터 승계 받은 사실을 ｢증명할 수 있는 서류｣에 의하여 증명하여야 한다. 특허청, 특허·실용신안 심사기준(2023), 3231면
홍기석 특허법 전문강사
서울대학교 대학원(법학과:지식재산) 과정
2023년 특허청 명예의 전당 헌액